ادعاهای عملکردی: مورس، هالیبرتون و آمگن


توسط دنیس کراچ

در زمینه ثبت اختراع، محدودیت‌های عملکردی، اختراعات را از نظر عملکرد یا کاربرد مورد نظرشان توصیف می‌کنند، نه ساختار یا اجزای خاص آن‌ها. چنین ادعاهایی در طول تاریخ سیستم ثبت اختراع ایالات متحده مورد بحث و دعوای بسیاری بوده است. موارد قابل توجه دیوان عالی کشور مانند O’Reilly v. مورس، 56 ایالات متحده (15 How.) 62 (1854) و شرکت سیمان چاه نفت هالیبرتون در مقابل واکر، 329 US 1 (1946) به طور قابل توجهی روی عملکرد ثبت اختراع و تعادل بین پیش نویس ادعای عملکردی و ساختاری تأثیر گذاشت.

پرونده معلق دادگاه عالی Amgen Inc. v. Sanofi، شماره 21-757 (2023) نمونه دیگری است، با پتانسیل تغییر بیشتر چشم انداز در مورد محدودیت های ادعای عملکردی. ،وان مقاله من در مورد پرونده متعاقب استدلال های شفاهی، «بای خداحافظ ادعاهای عملکردی»، به دیدگاه من اشاره می کند. اگرچه دارنده اختراع در جلسه توجیهی خود بر مسائل دیگر تمرکز کرد، قضات بارها مجاز بودن محدودیت های ادعای عملکردی گسترده را زیر سوال بردند.

ساموئل مورس، مخترع تلگراف و کد مورس، ارتباطات را متحول کرد. حق اختراع مورس در دهه 1840 شامل یک ادعای کاربردی بحث برانگیز بود که هر روشی برای انتقال اطلاعات با استفاده از الکترومغناطیس، صرف نظر از ماشین آلات مورد استفاده را پوشش می داد. ادعای مورس شامل یک ،صر واحد بود – استفاده از الکترومغناطیس برای برقراری ارتباط از راه دور. قابل درک است که چرا مورس چنین ادعای کاربردی را می خواست، زیرا محافظت گسترده تری در برابر طراحی اطراف ایجاد می کرد. محصول رقیب تا زم، که عملکرد ادعا شده را انجام دهد، نقض خواهد شد، حتی اگر از رویکرد یا ساختار متفاوتی استفاده کند.

که در O’Reilly v. مورس، دیوان عالی ادعای عملکردی را بسیار گسترده و در نتیجه نامعتبر تلقی کرد و ثابت کرد که ادعاهای ثبت اختراع باید به وسیله یا دستگاه خاصی که اختراع شده است محدود شود به جای ادعای هرگونه وسیله ای برای دستیابی به یک کارکرد خاص. در همان زمان، دادگاه ادعاهای محدودتر مورس را که محدود به دستگاه تلگراف خاصی بود که او اختراع کرده بود، تأیید کرد. شناسه. همچنین ببینید کورنینگ علیه بار، 56 US 252 (1853) (“او نمی تواند ماشینی را توصیف کند که عملکرد خاصی را انجام دهد، و سپس ادعا کند که خود عملکرد، و همه ماشین های دیگری که ممکن است برای انجام همان عملکرد اختراع شوند.”).

پست-مورس، صاحبان حق ثبت اختراع رویکرد خود را تنظیم ،د اما به استفاده از محدودیت های عملکردی ادامه دادند. اداره ثبت اختراع اجازه ادعاهای کاملاً کاربردی با یک ،صر واحد را متوقف کرد. در عوض، مدل جدید ادعاها ،یبی از ،اصر یا مراحل را با یک یا چند جزء مجزا به صورت عملکردی توصیف می‌کرد. این رویکرد در سال 1946 با مانع دیگری در دادگاه عالی مواجه شد هالیبرتون علیه واکر تصمیم گیری

حق اختراع واکر به دستگاهی برای مکان یابی لایه های زیرزمینی در حین حفاری چاه نفت با استفاده از اندازه گیری های اکو آ،تیک اشاره می کند. ادعاهای ثبت اختراع به صورت عملکردی نوشته شده بودند، از جمله “موازی که به خوبی با آن ارتباط برقرار می کند”. “وسیله دریافت اکو”؛ و “وسیله … برای تنظیم گفتن وسیله دریافت.” US2156519. دیوان عالی به این نتیجه رسید که استفاده از محدودیت عملکردی برای ادعای نوآوری یک اختراع نادرست است.

بنابراین، زبان ادعا، این مهم‌ترین ،صر در ،یب «جدید» را برحسب آنچه که انجام خواهد داد، به جای ویژگی‌های فیزیکی خود یا آرایش آن در دستگاه ،یبی جدید، توصیف می‌کند. ما معتقدیم که ادعایی با چنین توصیفی از یک محصول به ،وان نقض Rev. Stat نامعتبر است. 4888.

شناسه. استناد ، هلند Furniture Co. v. Perkins Glue Co.277 US 245 (1928); شرکت جنرال الکتریک در مقابل Wabash Appliance Corp.، 304 US 364 (1938). GE زبان اضافی در نقطه ارائه شده است:

[T]نقیض ادعای کارکردی نه تنها زم، وجود دارد که یک ادعا «کاملاً» کاربردی باشد، در صورتی که همیشه درست باشد، بلکه زم، که مخترع وقتی آنچه را قبلاً دیده‌ایم می‌خواند و سپس از زبان کاربردی راحت در نقطه‌ای دقیق استفاده می‌کند، پر زحمت است. از تازگی

شناسه.

قانون ثبت اختراع 1952 حداقل تا حدی این سلسله موارد را با معرفی آنچه اکنون 35 USC 112(f) نامیده می شود، لغو کرد، و به صاحبان اختراع اجازه می داد ،صری از یک اختراع را به ،وان وسیله یا مرحله ای برای انجام یک عملکرد مشخص بدون شرح ساختار ادعا کنند. مواد یا اقداماتی در حمایت از آن.» با این حال، 112(f) بیشتر یک تله است تا نوشدارویی برای صاحبان اختراع. در حالی که ادعای عملکردی منتج به مجزا به نظر می رسد گسترده باشد، قانون شامل محدودیت های محدودی است: «این ادعا باید به گونه ای تفسیر شود که ساختار، مواد یا اقدامات مربوطه را که در مشخصات و معادل های آن توضیح داده شده است، پوشش دهد.» بنابراین، بر اساس قانون، یک وسیله برای محدودیت در اختراعات مجاز است – حتی در مرحله جدید – اما این تنها به گونه‌ای تعبیر می‌شود که تجسم‌های مربوطه را که به صراحت در مشخصات توضیح داده شده و معادل‌های آنها را پوشش می‌دهد.

112(f) یک ویژگی دیگر نیز دارد: این فقط در شرایطی اعمال می‌شود که دارنده اختراع به دنبال محدود ، عملکرد ،اصر فردی در یک ادعای ،یبی چند ،صری است. به نظر می رسد که این منع، کننده قصد کنگره برای اجازه دادن به محدودیت های عملکردی ،صر به ،صر در مواردی مانند هالیبرتون، اما نه ادعاهای کاملاً کاربردی (ادعاهای عملکردی تک ،صری) مانند موارد رد شده در مورس. تک به سبک مورس به این م،ی است که ادعاها غیرقابل ثبت باقی می مانند. در ری هایت، 708 F.2d 712 (Fed. Cir. 1983).

برگردیم به آمگن مورد: دانشمندان Amgen از یک مدل موش انس، برای کشف مجموعه ای از آنتی بادی های مونوکلونال مفید برای درمان LDL بالا (کلسترول بد) استفاده ،د. Amgen در مشخصات خود 26 توالی اسید آمینه (غیر از مورد استفاده شده توسط Sanofi) و روشی برای ایجاد و غربالگری بیشتر را فاش کرد. حق ثبت اختراع در دادگاه عالی آمینو اسیدها را بر اساس توالی یا هیچ ،صر ساختاری ادعا نمی کند. در عوض، ویژگی جدید ادعا شده به سادگی آن است قابلیت اتصال به یک اپی توپ خاص از یک آنتی ژن (PCSK9) و در نتیجه پشتیب، از توانایی طبیعی کبد برای تجزیه LDL بدون تداخل PCSK9.

1. یک آنتی بادی مونوکلونال جدا شده که به PCSK9 متصل می شود… [and therefore] اتصال PCSK9 به LDLR را مسدود می کند.

US8859741. همانطور که از زبان ادعا می بینید، ویژگی جدید کلیدی اختراع بر اساس آنچه انجام می دهد (“به PSCK9 متصل می شود”) به جای آنچه که هست (یک توالی اسید آمینه خاص) ادعا می شود. این یک محدودیت عملکردی ک،یک است. و، دقیقاً موازی با طرح ادعای تک ،صری است که در آن رد شده است مورس. بحث های واقعی در مورد تعداد آنتی بادی های تحت پوشش ادعای عملکردی وجود دارد. این تعداد بسته به نحوه شمارش شما بین 400 تا میلیون ها است.

چند نکته برای این داستان چیست؟:

  1. کاملاً ممکن است که دیوان عالی ادعای Amgen را به ،وان یک محدودیت عملکردی تفسیر کند و در ادامه به بررسی اعمال سابقه قبلی خود در مورد بحث فوق بپردازد.
  2. اگر دادگاه دعوی را موازی با آن بداند مورس، پاسخ ابطال ادعا خواهد بود.
  3. از سوی دیگر، اگر دادگاه ادعا را در محدوده 112(f) انطباق دهد، آنگاه دامنه فقط به ساختارهای واقعی افشا شده و معادل های آنها محدود می شود. این نتیجه احتمالاً منجر به عدم تخلف برای سانوفی می شود که محصول رقیب آن از نظر ساختاری متفاوت است.

استدلال شفاهی در این پرونده در ماه مارس برگزار شد و من انتظار دارم در اوا، ماه مه یا اوایل ژوئن 2023 تصمیم دادگاه صادر شود.


منبع: https://patentlyo.com/patent/2023/04/functional-claims-halliburton.html