اولویت دو روزه: TTAB اعطای لغو در اختلاف نام دامنه تبدیل به نبرد علامت تجاری شد

توسط دنیس کراچ

به ،وان فردی کاملا آشنا با موضوع، مشتاقانه منتظر نوشتن در مورد نبرد علامت تجاری بودم Nerdio, Inc. v. NerdIO Limited. درخواست تجدیدنظر اخیراً بر اساس یک شرط مش، رد شد، اما من همچنان می خواستم پرونده TTAB را برای چند قطعه بررسی کنم. Nerdio, Inc. v. NerdIO Limited، شماره لغو 92075281 (TTAB 14 مه 2024). همانطور که از ،وان نشان می دهد، علامت در اینجا بر اساس دو روز استفاده قبلی توسط مخالفان لغو شد.

درخواست کننده Nerdio, Inc. خدمات فناوری اطلاعات مبتنی بر ابر را به مشاغل کوچک و متوسط \u200b\u200bتحت علامت NERDIO و وب سایت getnerdio.com ارائه می دهد. Respondent NerdIO Limited متعلق به ادموند چاو مستقر در هنک کنگ است که نام دامنه nerdio.com را در سال 1999 با برنامه های اعلام شده برای تجاری سازی آن برای خدمات نرم افزاری ،یداری کرد. در می 2016، سلف Nerdio تلاش کرد دامنه nerdio.com را از طریق یک سری پیشنهادات فزاینده ،یداری کند و دوازده ایمیل جداگانه بین 4 تا 27 می ارسال کرد. چاو این پیشنهادات را با یک پاسخ رد کرد که «دامنه برای فروش نیست». (ارزش دلاری پیشنهادات محرمانه است). پس از آ،ین تلاش برای ،ید در 8 ژوئن 2016، C،w یک برنامه کاربردی قصد استفاده برای علامت NERDIO در روز بعد (9 ژوئن 2016) ارائه کرد. شماره ثبت 6153453 برای NerdIO Limited در 15 سپتامبر 2020 برای خدمات مختلف مرتبط با نرم افزارهای رایانه ای صادر شد. در همین حال، پس از ش،ت در دستیابی به دامنه، سلف Nerdio خدمات خود را در getnerdio.com راه اندازی کرد و بعداً درخواست کرد تا ثبت C،w را بر اساس حقوق رایج قبلی آن در علامت NERDIO لغو کند.

اولین بار: درست مانند پرونده قدیمی روباه از قانون مالکیت، اولویت علامت تجاری اساساً بر اساس یک اصل اولیه است. در کامن لا، ما به دنبال اولین استفاده از یک علامت در تجارت هستیم، اما قانون لانهام موارد مهمی را ارائه می کند. استفاده سازنده حقوق برنامه های کاربردی قصد استفاده (ITU) بر اساس بخش 7 (c) قانون علائم تجاری، 15 USC § 1057 (c)، ثبت درخواست ITU یک تاریخ استفاده سازنده در سراسر کشور را از تاریخ ثبت درخواست، مشروط به ثبت نهایی، تعیین می کند.

(ج) درخواست برای ثبت علامت استفاده سازنده تلقی می شود.

مشروط به ثبت علامت در دفتر ثبت اصلی . . . تسلیم درخواست برای ثبت چنین علامتی به منزله استفاده سازنده از علامت است که حق تقدم را در سراسر کشور به کالاها یا خدمات مشخص شده در ثبت در مورد یا در ارتباط با آن اعطا می کند. . .

این بدان م،ی است که حتی اگر متقاضی هنوز از علامت در تجارت استفاده نکرده باشد، پس از ثبت علامت، حق تقدم آنها به تاریخ ثبت درخواست مربوط می شود. این حق استفاده سازنده به ،وان یک مکان نگهدار عمل می کند، و در واقع اولویت را از تاریخ درخواست در برابر هر،ی که قبل از آن تاریخ از علامت استفاده نکرده است، محفوظ می دارد. با این حال، اگر طرف دیگری بتواند استفاده واقعی از علامت را در تجارت قبل از تاریخ ثبت درخواست ITU اثبات کند، آن طرف دارای حقوق برتر است. این عملیات شبیه به سیستم ثبت اختراع است که در آن درخواست های ثبت اختراع، حقی را ایجاد می کنند که پس از صدور اختراع تکمیل می شود، برنامه های کاربردی قصد استفاده از علامت تجاری، حق اولویت احتمالی ایجاد می کنند که با ثبت علامت ثابت می شود. این مفهوم همچنین مشابه های تاریخی با دکترین اروپایی کشف در حقوق بین الملل در دوران امپراتوری ها دارد، جایی که کاشت پرچم می توانست ادعای مقدماتی بر سرزمینی را ایجاد کند که تنها از طریق اسکان و تصرف واقعی به کمال می رسید.

در Nerdio، چاو قصد استفاده خود را در 9 ژوئن 2016 ثبت کرد و در نهایت علامت تجاری را در سال 2000 ثبت کرد - ا،امات تعیین تاریخ 2016 را تکمیل کرد.

متأسفانه برای C،w، سلف Nerdio Inc. (Adar IT) از طریق ایمیل 7 ژوئن 2016 به مشتریان فعلی خود، این تاریخ را دو روز پیش برد. این ایمیل به این مشتریان اطلاع داد که این شرکت به "NERDIO" تغییر نام داده است. در اینجا توجه کنید که این ایمیل صرفاً بازاریابی نبود، بلکه برای مشتریان واقعی که قبلاً خدمات فناوری اطلاعات را از شرکت دریافت می ،د ارسال شد. TTAB این را مهم تشخیص داد زیرا برخلاف سایر شواهد استفاده از NERDIO (مانند وب سایت جدید یا مطالب تبلیغاتی)، این ایمیل به خدمات واقعی ارائه شده به مشتریان پولی متصل بود.

در تصمیم خود، TTAB دریافت که ایمیل، همراه با زمینه خدمات مداوم به این مشتریان، استفاده از علامت تجاری را از 7 ژوئن - فقط دو روز قبل از برنامه کاربردی NerdIO Limited در 9 ژوئن - ایجاد کرده است.

من چند هفته قبل، Nerdio Inc. وب سایت getnerdio.com خود را راه اندازی کرده بود - اما TTAB دریافت که این اقدام کافی نیست زیرا صرفاً به جای ارائه خدمات، خدمات ارائه می دهد. و، شواهد آزمایش های رایگان از 2 ژوئن ناموفق بود، زیرا هیچ آزمایشی تا بعد از 9 ژوئن شروع نشده بود. به طور مشابه، تبلیغات رسانه های اجتماعی در اوایل ژوئن فقط پیشنهادات خدمات را نشان داد، نه ارائه واقعی. TTAB استناد کرد Couture v. Playdom, Inc.778 F.3d 1379 (Fed. Cir. 2015) به دلیل نتیجه گیری خود مبنی بر اینکه ارائه خدمات صرف ناکافی است - خدمات باید در واقع برای استفاده در تجارت ارائه شوند.

اگرچه Nerdio به دلیل استفاده قبلی (از طریق ایمیل به مشتریان) نسبت به C،w اولویت دو روزه داشت - این اولویت موضوع را حل نمی کند زیرا اولویت استفاده از قانون معمولی از نظر دامنه بسیار محدود است. هنگامی که یک طرف بر اساس استفاده از قانون رایج در برابر یک علامت ثبت شده ادعای اولویت می کند، باید استفاده از علامت خود را برای خدمات خاصی که قبل از تاریخ اولویت ثبت است، اثبات کند. این یک محدودیت مهم ایجاد می کند - کاربر قبلی فقط می تواند برای خدمات خاصی که در واقع قبل از تاریخ بحر، ارائه می ،د، اولویت را ادعا کند، نه برای خدمات مرتبط یا گسترده ای که بعداً شروع به ارائه کرده اند. در حالی که Nerdio Inc ثابت کرد خدمات IT خاصی (نظارت بر سیستم های کامپیوتری، مشاوره IT برون سپاری و پیاده سازی فناوری های کامپیوتری) را تحت علامت NERDIO دو روز قبل از تاریخ تشکیل پرونده C،w ارائه می دهد، TTAB حقوق اولویت Nerdio را به شدت به این سه سرویس محدود کرد، حتی اگر اگرچه Nerdio بعداً برای ارائه طیف وسیع تری از خدمات گسترش یافت. با این حال، هیئت مدیره همپوش، کافی برای ایجاد احتمال سردرگمی بین پیشنهادات تجاری Nerdio و ثبت C،w پیدا کرد.

در پایان، TTAB درخواست Nerdio Inc. را برای لغو ثبت NerdIO Limited بر اساس احتمال اشتباه گرفتن با حقوق عرفی قبلی Nerdio در علامت NERDIO پذیرفت. کلید این نتیجه، توانایی Nerdio برای اثبات استفاده از علامت NERDIO برای خدمات خاص IT بود، دو روز قبل از تاریخ درخواست استفاده NerdIO Limited در 9 ژوئن 2016. بهترین شواهد، ارسال ایمیل به مشتریان فعلی در مورد تغییر نام و ادامه ارائه خدمات به آن مشتریان است.

= = =

K&L Gates LLP نماینده Nerdio Inc با تیمی به رهبری ال،یس کرافورد داگ، بود. Ice Miller LLP از NerdIO Limited و Jacqueline Lesser که نماینده آن بود، دفاع کرد.