در دفاع از مراجع روزن

نوشته سارا برستاین، استاد حقوق در دانشکده حقوق دانشگاه سافولک

LKQ Corporation در مقابل GM Global Technology Operations LLC، شماره 2021-2348 (ارائه شده اما تصمیم گیری نشده است) (ضبط استدلال شفاهی موجود است اینجا)

در 5 دسامبر 2022، مدار فدرال در دو مورد بین LKQ و GM بحث شفاهی شنید. در یکی از آنها، LKQ از دادگاه خواست حکم کند که ا،ام مرجع اصلی فعلی برای آشکار بودن پتنت طراحی، همانطور که در در ری روزن و مبلمان دورلینگ در مقابل طیف با رای دیوان عالی کشور مغایرت دارد KSR در مقابل Teleflex.

به نظر می‌رسد که هیئت متقاعد نشده است که صلاحیت ابطال تصمیمات قبلی هیأت را دارد و حداقل یک قاضی ابراز تردید کرده است که KSR حتی برای طرح ها نیز صدق می کند. اما موضوع مهمی است و ارزش بحث را دارد، حتی اگر هیئت از پرداختن به موضوع در این مورد خودداری کند.

همانطور که توضیح دادم قبلا:

بر اساس قانون پرونده فدرال، “بررسی نهایی در بخش 103 این است که آیا طرح ادعا شده برای یک طراح با مهارت معمولی که اقلامی از نوع مربوطه را طراحی می کند واضح بوده است.” برای این منظور، مدار فدرال یک آزمون دو ،متی ایجاد کرده است. اول، دادگاه باید یک مرجع اصلی را شناسایی کند – «چیزی موجود است که ویژگی‌های طراحی آن اساساً با طرح ادعا شده ی،ان است». اگر یک مرجع اولیه من، وجود داشته باشد، «ممکن است از دیگر مراجع «ثانویه» برای اصلاح آن برای ایجاد طرحی استفاده شود که ظاهر بصری کلی مشابه طرح ادعا شده دارد. برای واجد شرایط شدن به ،وان یک مرجع ثانویه من،، یک طرح باید «خیلی مرتبط باشد [to the primary reference] که ظهور برخی از ویژگی‌های زینتی در یکی، کاربرد آن ویژگی‌ها را در دیگری نشان می‌دهد.»

نیاز مرجع اولیه از مورد CCPA می آید در ری روزن. بنابراین، گاهی اوقات به این مراجع به ،وان “روزن منابع.” دورلینگ شاید واضح ترین بی،ه تست § 103 فعلی مدار فدرال برای طرح ها باشد که شامل روزن نیاز

در مورد رویکرد فدرال مدار به § 103 و طرح‌ها، قطعا انتقادات زیادی وجود دارد. به ،وان مثال، زبان “خیلی مرتبط” دارای شجره نامه ای طول، است اما م،ای آن هرگز به طور خاص واضح نبوده است. و این روزها، به نظر می رسد که مدار فدرال به سختی به مرحله 2 می رسد دورلینگ تست کنید زیرا از استاندارد بالایی از شباهت بصری برای مرحله اول استفاده کرده است که گاهی اوقات دیدن آسمان آبی بین طرحی که “عملاً ی،ان” به نظر می رسد دشوار به نظر می رسد (و بنابراین یک طرح من، است. روزن مرجع) و یکی که “همان” است (و بنابراین طرح ادعا شده را پیش بینی می کند).

همانطور که در حال حاضر اعمال می شود، دورلینگ تست – و به ویژه روزن ا،ام مرجع – به نظر می رسد به همان اندازه سفت و سخت است، اگر نه بیشتر، همانطور که رویکرد TSM در دیوان عالی رد شد. KSR. اما آیا این به این م،ی است روزن نیاز مشکل است؟ یا مشکل از نحوه اعمال آن است؟

همانطور که در من نوشتم اولین مقاله ثبت اختراع طراحی، “[t]نیاز مرجع اولیه، کارکرد ارزشمندی را انجام می دهد که پرس و جوی غیر آشکار را بر روی طرح “به ،وان یک کل” متمرکز می کند. اگر یک طرح جدید آنقدر متفاوت از سایر محصولات در نوع خود باشد که هیچ مرجع اولیه ای یافت نشود، به طور کلی شاهد قوی بر عدم آشکار بودن آن خواهد بود. من همچنان بر این باورم که این رویکرد کلی برای طراحی ها منطقی است و با استفاده از آن به درستی و انعطاف پذیر است. KSR. (اگر می خواهید بیشتر بخو،د، می تو،د آن استدلال ها را پیدا کنید اینجا.)

رفع بند بند 103 از این شرط مرجع اولیه به رقبا اجازه می دهد تا ،اصر بصری را از هنر قبلی برای ،یب در «فرانکنارت» انتخاب و انتخاب کنند. رویکرد Frankenart، تحقیق § 103 را به این موضوع که آیا یک طراح است، واگذار می‌کند از نظر فنی می توانست طرح ادعایی را بر اساس هنر قبلی ایجاد کند، در مقابل (سوال صحیح تر) که آیا می شد به صورت بصری واضح است که این کار را انجام دهد.

بله، درست است که رقیب‌ها می‌توانند به طور موثر از رویکرد Frankenart در ا،ر موارد ثبت اختراع ابزار استفاده کنند. اما یک پتنت طراحی، نوع متفاوتی از اختراع را پوشش می دهد که به روشی متفاوت ادعا می شود. این کاملا منطقی است که دستور کلی § 103 را به روشی متفاوت در مورد طرح ها اعمال کنیم.

همچنین شایان ذکر است که در حالی که ا،امات مرجع اولیه با روشی که ما § 103 را در ا،ر موارد پتنت کاربردی انجام می دهیم متفاوت به نظر می رسد، اما کاملاً بدون همزاد نیست. این حداقل به طور منطقی مشابه رویکرد “،یب سرب” است که در برخی موارد شیمیایی استفاده می شود.

برای روشن بودن، این بدان م،ا نیست که قانون مورد § 103 فعلی مدار فدرال عالی است. این نیست. موارد، ا،امات مرجع اولیه من، را به شدت اعمال می کنند. و اصلاً معلوم نیست چطور دورلینگ مرحله دو کار می کند یا باید کار کند. اما این بدان م،ا نیست که ما باید چارچوب مرجع اولیه را به طور کامل کنار بگذاریم.